关于中国发明“单一性”与美国发明“限制性选择”问题的对比思考

∣案例回放

广州方邦电子有限公司是集研发、生产、销售和服务为一体的专业性电子材料制造商，一家以自主知识产权为主的创新型企业。出于海外市场开发的需要，2014年9月提交了名称为“电磁波屏蔽膜以及包含屏蔽膜的线路板的制作方法”的美国发明专利，该案件于2015年7月得以公开，并于2015年8月发出“限制性选择（Restriction and/or election requirement）”答辩通知。

该案件包括10条权利要求：权利要求1-4涉及“一种电磁波屏蔽膜”；权利要求5涉及“包含屏蔽膜的印刷线路板”；权利要求6-10涉及“包含屏蔽膜的线路板的制作方法”。美国审查员在没有进行具体检索分析的基础上要求对Ⅰ.权利要求1-5；Ⅱ.权利要求6-10做出限制性选择。

∣法律依据

《美国专利法》

第一百二十一条（35 U.S.C§121）：如果一申请案中有两项或两项以上相互独立的不同发明，专利商标局局长可以要求申请限定于其中的一项发明。

《美国专利审查指南》

MPEP§806.05（f）：如果满足以下两个条件之一，则认为同一申请案中有两项或两项以上相互独立的不同发明：（1）要求保护的方法可以用于制造其他和实质上不同的产品；或者（2）要求保护的产品可以通过其他和实质上不同的方法来制造。

（审查意见中所指出的“限制性选择”是合理的，因为所有列举的这些不同发明是相互独立的并且是有区别的，如果没有要求“限制性选择”，则会给审查员带来沉重的检索和/或审查负担（Serious search and /or examination burden）。）

《中华人民共和国专利法》

第三十一条：一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。

《中华人民共和国专利法实施细则》

第三十四条：可以作为一件专利申请提出的属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，应当在技术上相互关联，包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征，其中特定技术特征是指每一项发明或者实用新型作为整体，对现有技术作出贡献的技术特征。

∣嘉权视角

中国发明“单一性”与美国发明“限制性选择”无论从发文时机、评判标准还是应对策略而言，均存在众多差异，切勿以中国“单一性”答辩策略对美国“限制性选择”问题进行答辩，两者之间的具体差异如下：

【1】发文时机：

美国“限制性选择”意见在正式的第一次审查意见（Non-final office action）之前单独发出，发文理由单纯，基本不会涉及其他问题或缺陷，其目的仅在于让申请人进行选择。

中国“单一性”意见一般在正式的第一次审查意见中即发出，发文理由涵盖较广，同时会涉及其他问题或缺陷，例如形式问题、创造性问题等，申请人进行意见陈述时往往需要一并克服。

【2】评判标准：

美国“限制性选择”偏向于主观评判，美国审查员可以在没有进行任何检索分析的基础上，基于两组权利要求为不同类型（例如装置和方法）或者不同检索类别（美国国家分类号）即可发出“限制性选择”意见，其总体出于主观增加检索负担（Serious burden）的考量。

中国“单一性” 偏向于客观评判，中国审查员除了在少数情况下，例如仅根据本领域公知常识即可认定不同独立权利要求所共有的所有相同或相应的特征是显而易见的，并非是对现有技术做出贡献的“特定技术特征”，均会进行检索分析，列举对比文件，其总体出于客观技术分析的考量。

【3】 应对策略：

针对美国“限制性选择” 意见，总体而言有两种应对方式：（1）认可美国“限制性选择” 意见，则按照美国审查员的要求具体选择其中的一组权利要求，撤回其余组权利要求；（2）不认可美国“限制性选择” 意见，则进行意见陈述，据理争辩，侧重点着眼于“并非增加了审查员的检索负担”方面。需要注意的是，无论申请人或代理人选择方式（1）还是（2），首先必须选择一组权利要求供美国审查员进行审查，否则会直接导致进入终通（Final office action）程序。此外，如果选择的其中的一组权利要求具备授权前景，对于撤回的其余组权利要求，在一定条件下后续可以要求重新补入；如果选择的其中的一组权利要求不具备授权前景，对于撤回的其余组权利要求，后续可以要求分案申请。在具体实践过程当中，方式（2）所起到的效果往往有限。

针对中国“单一性” 意见，其具备单一性的侧重点在于“包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征”，而对于“特定技术特征”的阐述又可以集中到创造性答辩的思路中来，这里不再累述。

综上所述，我们可以认识到，对于申请人或代理人而言，出于对申请人利益最大化的考虑，在申请阶段往往会对不同类别的主题（装置、方法以及用途等）进行合案申请，这点无可厚非。但是，由于中国和美国的专利法体系与实践存在很大不同，这就要求我们在应对不同国家的专利申请时，灵活运用不同的思路和技巧，以达到在高效地处理相关专利事务时，同时切实维护申请人的相关权益。

（嘉权专利商标事务所 赵东明）