海外布局：灵活运用欧洲发明审查程序-EESR

案件回放：

A公司是一家集研究、开发、生产、销售为一体的现代化生活用纸企业，专业生产生活用纸系列产品，目前在中国建有七大生产基地，销售网络辐射华东、 华南、华西、华北、华中和港澳等六大区域，产品远销欧洲、东南亚、中东、澳洲、非洲等海外市场。

出于海外专利布局的需要，2016年委托我司提交了涉及“手帕折叠加工设备”技术的欧洲发明专利申请，并于同年得以公开，本案通过PCT国际申请途径进入欧洲，目前该国际申请已经公开，欧洲专利局于2017年6月发出“EESR（扩展的欧洲检索报告）”答辩通知，该EESR涉及形式问题及实质问题，但是总体而言具备授权前景。

法律依据：

《欧洲专利公约》
第九十二条：作出欧洲专利检索报告
（1）如果一项欧洲专利申请已经获得申请日，并且该申请未曾由于第九十条第三款的规定视为撤回，检索部应当按照实施细则规定的表格，在请求权项的基础上，适当考虑说明书及附图，作出欧洲专利检索报告；
（2）欧洲专利检索报告一经作出，应连同引用文件的副本一起送交申请人。

《欧洲专利公约实施细则》
第六十一条：欧洲检索报告的内容
(1)欧洲专利检索报告应当记载欧洲专利局在制作报告时可获得的那些文件，其可以被考虑用来确定欧洲专利申请涉及的发明是否具有新颖性和创造性。

第七十条：审查的请求
(1)申请人应当在欧洲专利公报记载公布的欧洲专利检索报告之日后最多六个月请求审查欧洲专利申请。该请求不可以撤回。
（需要说明的是，本文没有全部列举《欧洲专利公约实施细则》中关于EESR的法律条文，例如省略了第61条的第2和3款；第70条的第2和3款；第70a条等） 

嘉权视角：

【1】制度回顾
《欧洲专利公约》于1973年在德国慕尼黑签订，并于1978年正式生效，作为区域性专利条约，其目的在于加强欧洲各国之间对于专利（仅指发明专利）保护的合作，寻求专利保护在欧洲地区范围的统一。

自2005年起，针对欧洲发明申请，欧洲专利局会在欧洲发明进入实质审查程序之前出具“扩展的欧洲检索报告”(Extended European Search Report，EESR)，EESR会对欧洲发明申请是否符合欧洲专利公约的要求给出意见，尤其是会对专利性（与中国发明类似，欧洲发明的专利性也是指“三性”，即实用性、新颖性和创造性）作出初步评价。

在2010年4月前，针对EESR，申请人有主动选择是否答复的权利，但是为了优化检索和审查程序，欧洲专利局对欧洲专利公约实施细则进行了修订，自2010年4月起，在申请进入实质审查之前，申请人应对检索意见给予答复，如果申请人未在规定期限内进行答复，其欧洲专利申请视为撤回。

【2】构成及特点
EESR整体上由检索报告（Search Report）和初步意见（Search Opinion）构成，检索报告会列出欧洲专利局对现有技术的检索结果，而初步意见则具体会对是否符合欧洲专利公约的要求给出评价意见，涉及对形式要求和实质要求的评价意见。

就EESR的具体构成来讲，通过巴黎公约途径和PCT途径进入欧洲，两者在形式上略有差异。对于通过巴黎公约途径提出的欧洲专利申请，EESR由欧洲检索报告（European Search Report）和初步意见构成；对于通过PCT途径提出的欧洲专利申请，由于国际阶段已经做出过国际检索报告，EESR由补充欧洲检索报告（Supplementary European Search Report）和初步意见构成，即欧洲专利局会在国际检索报告基础上作进一步补充检索，除非该国际检索报告是由欧洲专利局本身作为检索单位做出。

EESR是欧洲专利局在欧洲发明进入实质审查程序之前做出的检索及评价性意见，针对该检索及评价性意见，申请人可以提出修改以及意见陈述，但是，需要强调的是即使申请人在EESR阶段提交了对申请文件的修改并且提供了意见陈述，然而检索部门不会再对这些修改提供进一步意见，必须等到申请进入实质审查阶段后，由实审部门的审查员对修改进行审查。

【3】专业点评
随着中国产业结构升级，以及“一带一路”国家战略的实施，越来越多的中国企业开始进行海外布局进军欧洲市场，产品未动专利先行，专利不仅是衡量企业实力的标准，也成为捍卫自身权益的必备武器。

因此，在产品未进入欧洲市场之前就对相关专利进行布局可以有效降低后续产品进入欧洲市场的侵权风险。这就要求企业或个人在进行欧洲市场的专利布局之前能够首先对欧洲地区的专利制度有所了解，例如本文中所介绍的欧洲专利审查程序EESR，以下从法律和经济层面来对EESR谈谈几点看法：

从法律层面来看，EESR是欧洲专利局在欧洲发明进入实质审查程序之前做出的检索及评价性意见，相对于中国发明专利的申请及审查程序而言，欧洲专利局在欧洲发明进入实质审查程序之前就已经做出了针对专利性的初步评价，其采用的审查标准与实质审查的标准相同，因此，申请人在欧洲发明没有进入实质审查程序之前即能得知其授权前景。

如果授权前景积极，则申请人可以放心进入后续实质审查程序（如前所述，如果针对检索意见需要进行申请文件修改的话，必须等到申请进入实质审查阶段后，由实审部门的审查员对修改进行审查）；如果授权前景消极，则申请人还可以在进行具体分析的基础上再决定是否进行实质审查。

相对于目前全球绝大多数国家对于发明所采用的初步审查后（仅审查形式问题）才进入实质审查程序的制度而言，相当于前期在一定程度上给予申请人以预警，减少了后续的答辩次数以及缩短了审查周期，从而为申请人带来很大便利。

从经济角度来讲，目前欧洲专利局进行实质审查的官费为1635欧元（约合人民币13000；欧洲专利局对欧洲发明的官费每两年会进行一次调整），这还不包括国外代理费用，如果再涉及后续的实质审查答辩费用，这对于大多数中国企业来讲都是一笔不菲的开支。

对于通过巴黎公约途径提出的欧洲专利申请，申请人可以在EESR公布日起6个月内提出实质审查请求，并缴纳实质审查费用。

如果EESR授权前景积极，但是涉及形式或实质问题需要修改或阐述意见，则需要回复，以进入实质审查阶段（检索意见完全正面时不需要回复）；如果EESR授权前景消极，则申请人可以选择不进入实质审查阶段，以节省后续的相关费用。

对于通过PCT途径提出的欧洲专利申请，申请人应在提交欧洲专利申请的同时提出实质审查请求，并缴纳实质审查费用。

如果EESR授权前景积极，但是涉及形式或实质问题需要修改或阐述意见，则需要回复，以进入实质审查阶段（检索意见完全正面时不需要回复）；如果EESR授权前景消极，则申请人可以选择不进入实质审查阶段，并要求欧洲专利局退还所有在提交欧洲专利申请的同时缴纳的实质审查费用，这样就节省了一大笔支出。

还有一点需要强调的是，对于通过巴黎公约途径提出的欧洲专利申请，申请人基于习惯往往在提交欧洲专利申请的同时提出实质审查请求，并缴纳实质审查费用。这种情况下，如果EESR授权前景消极，则申请人也可以选择不进入实质审查阶段，并要求欧洲专利局退还已经缴纳的实质审查费用（但是，已经缴纳的申请费、检索费和指定费则无法退回）。

综上所述，EESR可以帮助申请人预估授权前景，便于其根据实际需要适时作出继续或撤回申请案的决定，很好地维护了申请人的权益，申请人了解EESR的具体程序和优点对于其欧洲市场的专利布局也具有很好的推动和促进作用。

此外，从专利制度设计层面来讲，这对于中国专利制度的后续发展和改进也具有重要的参考和借鉴意义。

（嘉权专利商标事务所 赵东明 邱晓琴）