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充分利用美国专利申请程序:分案、延续案和部分延续案

2016-9-24 11:25:56浏览:1421关闭

作者: 嘉权专利商标事务所  梁志文 

在美国专利申请过程中,申请人应充分利用美国专利审查程序的特点,在不同时机提交分案申请、延续案和部分延续案,以达到不同的专利申请目标。

1.分案申请(Divisional Application)

与全球一些国家(包括中国)一样,在美国,申请人可通过分案申请(Divisional Application)克服专利申请的单一性缺陷。在美国的专利审查过程中,美国审查员通常会在审查阶段早期对专利申请进行单一性审查。基于避免重复授权(Double Patenting)的考虑,审查员如果认为该专利申请含有超过一项发明(审查员可能指出多个权利要求含有多个发明,或者单个权利要求含有多个发明),就会向申请人发出《限制要求通知书》(Restriction Requirement),要求申请人把专利申请限制为仅仅包含一项发明。对于从母案分割出来的部分,申请人可以向美国专利商标局(USPTO)提出分案申请(Divisional Application)。对于分案申请(Divisional Application),说明书部分不可超出原申请(母案)的公开范围,因此分案申请(Divisional Application)与母案的申请日及优先权日一致。申请人可以在专利授权前或专利申请放弃前提交分案申请(Divisional Application)。

权利要求书: 从母案分割出来的发明点

说明书:不超出母案公开范围

时机:授权前及放弃申请前


2.延续案(Continuation)

申请人可通过延续案申请(Continuation)把没有包括在原权利要求书中,但已经在原申请完整公开的发明点以一项新的专利申请提交。对于延续案申请(Continuation),说明书部分不可超出原申请(母案)的公开范围,因此延续申请与母案的申请日及优先权日一致。申请人可以在专利授权前或专利申请放弃前提交延续申请(Continuation)。申请人可以通过延续案(Continuation)的方式改变发明的保护范围。实践中,很多申请人在提交美国专利申请时,故意把权利要求的保护范围写得比较小。当审查员表示该申请可以授权时,申请人则重新撰写保护范围较大的权利要求,提交延续申请案(Continuation),这样就能获得不同保护范围的授权专利了。而有一些申请人,则通过继续审查程序,使其专利申请长期处于悬而未决的状态。一旦发现侵权者,就撰写一套全面覆盖侵权产品的权利要求,提交延续案申请(Continuation)。利用这种策略,申请人就可对侵权者进行精确高效的打击。

权利要求书: 母案说明书公开的,但没有在原权利要求书出现的发明点

说明书:不超出母案公开范围

时机:授权前及放弃申请前


3.部分延续案(Continuation-in-part)

在申请提交后,如果申请人对发明做了进一步的改进,可以通过提交部分延续案(Continuation-in-part)的方式对新增的发明点进行保护。对于部分延续案申请(Continuation-in-part),与原申请(母案)的公开范围一致的部分,其申请日及优先权日与母案一致。对于新增加的部分,其申请日则为部分延续案申请日(Continuation-in-part)。申请人需要注意的是,对于新增的部分,如需获得专利权,均必须满足美国新颖性要求,即,如果新增加的部分已经公开使用、销售、许诺销售或通过文献公开了,申请人必须在公开日起一年内提交部分延续案申请(Continuation-in-part),才不会丧失新增部分的新颖性。

说明书要求:母案公开的范围 + 新增的部分

时机:授权前及放弃申请前